Marcas mixtas y uso descriptivo en la administración de fincas

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un colegio territorial de administradores de fincas y ha confirmado que no existió infracción marcaria ni competencia desleal por parte de la demandada al utilizar expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» en el desarrollo de su actividad.

El litigio se centraba en varias marcas registradas del sector. En especial, en una marca denominativa y en varias marcas mixtas que incorporaban la expresión «administrador de fincas colegiado». La parte recurrente sostenía que el uso de esas expresiones por una asesoría no colegiada generaba confusión en el público y suponía un aprovechamiento indebido del prestigio asociado al colectivo profesional. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirma el criterio de las instancias anteriores y concluye que no se produjo ni infracción de marca ni un acto de competencia desleal.

Marcas mixtas y signos enfrentados en el litigio

Según los hechos analizados en el procedimiento, la controversia afectaba a la marca denominativa «ADMINISTRADORES DE FINCAS» y a varias marcas mixtas vinculadas al sector. Estas últimas no se componían solo del elemento verbal, sino también de otros componentes distintivos, como la referencia a la condición de «colegiado» y determinados elementos gráficos.

La parte demandante defendía que la utilización de expresiones coincidentes con parte de esos signos invadía el ámbito de protección de sus marcas. A su juicio, el empleo por la demandada de términos como «administración de fincas» o «administrador de fincas» podía llevar al público a pensar que existía una vinculación con el colegio profesional o con un administrador colegiado.

No obstante, la demandada no utilizó en el mercado las marcas mixtas registradas en su conjunto. Tampoco se presentó como «administradora de fincas colegiada» ni reprodujo la configuración gráfica de los signos invocados. Lo que hizo fue utilizar expresiones descriptivas del servicio que efectivamente prestaba.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y el recurso de casación | Marcas mixtas y juicio de conjunto

La sentencia de instancia descartó la existencia de infracción marcaria y la Audiencia Provincial confirmó esa decisión. El Tribunal Supremo ratifica ahora ese criterio.

La Sala recuerda que, cuando están en juego marcas mixtas, no puede realizarse el juicio de comparación atendiendo solo a una parte aislada del signo. Debe hacerse una valoración global de la impresión de conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que integran la marca y la forma en que el signo es percibido en el mercado.

Desde ese enfoque, el Tribunal rechaza que pueda aislarse únicamente la expresión «administrador de fincas» para fundamentar la infracción, prescindiendo de otros componentes relevantes de las marcas mixtas, como el término «colegiado» y los elementos gráficos. Precisamente por ello, concluye que la demandada no utilizó los signos protegidos en su integridad ni reprodujo una imagen equivalente en el tráfico económico.

Riesgo de confusión y carácter descriptivo | El alcance real de las marcas mixtas

Respecto del riesgo de confusión, el Supremo insiste en que debe apreciarse de forma global. No basta con una coincidencia parcial entre una expresión utilizada por un tercero y uno de los elementos presentes en unas marcas mixtas registradas.

En este caso, la Sala entiende que no concurre ese riesgo en los términos exigidos por la Ley de Marcas. La demandada no usó los signos completos, no se atribuyó la condición de colegiada y no reprodujo la estructura distintiva de las marcas invocadas.

Además, la sentencia subraya un dato decisivo: la expresión «administración de fincas» tiene un claro valor descriptivo del servicio prestado. Ese carácter descriptivo limita la fuerza excluyente de la marca y refuerza la idea de que no puede atribuirse una protección absoluta sobre términos de uso habitual en el sector, ni siquiera cuando esos términos aparecen integrados en marcas mixtas.

El artículo 37 de la Ley de Marcas | Uso descriptivo legítimo

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el recurso de casación no denunció la infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas, precepto que regula los límites del derecho de marca y que había sido aplicado por la Audiencia Provincial.

Ese artículo permite el uso de indicaciones descriptivas siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Para el Tribunal Supremo, al no haberse impugnado esa ratio decidendi, el motivo basado en el artículo 34.2 b) de la Ley de Marcas no podía prosperar.

La sentencia refuerza así que el uso descriptivo legítimo actúa como límite al derecho exclusivo, también cuando la controversia se proyecta sobre marcas mixtas formadas en parte por expresiones que describen la actividad desarrollada.

Marcas notorias o renombradas | Falta de acreditación suficiente

La Sala también rechaza la alegación relativa al carácter notorio o renombrado de las marcas invocadas. No aprecia infracción del artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas porque no quedó acreditado que las marcas del litigio, incluidas las marcas mixtas, gozaran realmente de esa condición.

El Tribunal recuerda que no basta con afirmar su prestigio o difusión. Es necesario probar de forma suficiente su conocimiento por el público relevante o por el público en general, según el nivel de protección que se pretenda. En este caso, esa prueba no se aportó en los términos exigidos.

El reconocimiento recae en la profesión y no en la marca | Precisión del Tribunal Supremo

En este punto, la Sala introduce una matización especialmente relevante. Señala que el eventual renombre no recae sobre las marcas registradas como tales, sino sobre la propia profesión de administrador de fincas, que es socialmente conocida.

Y precisamente por ese carácter conocido y descriptivo de la actividad, el uso de esa expresión puede quedar amparado como uso descriptivo legítimo, sin que ello suponga apropiación de una marca ajena. El Tribunal añade, además, que la colegiación no es obligatoria para ejercer esa actividad, lo que debilita la tesis de que el público identifique necesariamente esas expresiones con un profesional colegiado o con las marcas mixtas invocadas en el proceso.

Competencia desleal | No cabe obtener por otra vía una exclusividad marcaria

Por último, el Supremo rechaza también la acción de competencia desleal. Considera que los hechos invocados coinciden sustancialmente con los ya analizados desde la perspectiva marcaria.

Aplicando el principio de complementariedad relativa, la Sala recuerda que la normativa de competencia desleal no puede utilizarse para obtener, por otra vía, una exclusividad que no resulta reconocible conforme a la legislación de marcas.